Contrat de licence de marque

Qu'est-ce qu'un contrat de licence de marque ?

Définition de la licence de marque 

La licence de marque est le contrat par lequel le titulaire des droits d'une marque (appelé le concédant) autorise une personne tierce physique ou morale (appelée le licencié) à utiliser et à exploiter cette marque, contrat communément appelé, mise à disposition de marque, en contrepartie du versement de redevances. Ces redevances seront prévues au sein du contrat de licence.

Le contrat de licence de marque permet au licencié d'utiliser la marque pour son activité commerciale sans être poursuivi pour contrefaçon. Pour autant, les droits de propriété intellectuelle ne sont pas dévolus à ce dernier et le concédant reste le propriétaire de la marque. Si le concédant souhaite céder l'entièreté de sa marque, il faudra alors conclure un contrat de cession de marque totale ou partielle. Dans ce cas, le licencié sera bénéficiaire d'un droit de propriété intellectuelle. 

Le contrat de licence permet au concédant d'assurer la protection et le respect par le licencié de l'image, des éléments distinctifs de la marque : identité visuelle, charte graphique, codes couleurs, etc. Il est impératif pour le concédant de préserver son image à l'échelle nationale, voire internationale car une marque peut mettre des années à se positionner sur un marché et ces efforts peuvent être réduits à néant rapidement en cas de non-respect de l'image de marque par le licencié. 

Le droit de la propriété intellectuelle prévoit que cette licence de marque peut être conclue de manière totale, partielle, exclusive ou non-exclusive. Le cas échéant, ce caractère exclusif doit expressément être prévu par les parties au contrat et y prévoir une clause s'y référant.

Il est possible que le concédant d'une marque ne soit pas le titulaire légal de ladite marque, mais qu'il détienne uniquement une licence pour l'utiliser. Dans une telle situation, il est recommandé que cette licence soit dûment enregistrée auprès du Registre National des Marques.

Quelle forme la marque doit-elle respecter pour sa validité ?

Pour que la rédaction d'un contrat de licence de marque soit valide, il est nécessaire pour le concédant d'être le titulaire des droits de la marque, autrement dit, le propriétaire de la marque. Pour cela, il devra respecter les formalités de dépôt d'une marque à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle.

Conformément à l'article L.712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la marque doit être enregistrée pour qu'elle s'acquiert en pleine propriété et il est obligatoire qu'elle remplisse plusieurs conditions. La première, consiste en ce que la marque doit être distinctive cela signifie principalement qu'elle ne doit pas simplement utiliser les termes génériques de description des produits ou services qu'elle propose. Ensuite, la marque doit être licite et ne pas conduire à tromper le public sur la nature des produits ou services qu'elle désigne. Enfin, la marque doit être disponible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas entacher des droits d'une marque antérieurement acquise pour le même type de produits ou de services.

Le certificat d'enregistrement donné au concédant par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) lors de la réalisation de la procédure du dépôt devra être inséré au sein du contrat afin de constituer la preuve de la propriété du concédant. Les mentions suivantes devront y figurer : date de la demande d'enregistrement de la marque, son numéro d'enregistrement, la date de son enregistrement ainsi que son numéro. Il peut également être ajouté les éléments justifiant la demande d'enregistrement et l'enregistrement de la marque au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI). La marque figurera au sein du Registre des Marques de l'INPI. 

Comment rédiger un contrat de licence de marque pour transmettre son exploitation ?

Il est nécessaire de faire figurer différentes mentions au sein du contrat de licence de marque. La rédaction d'un contrat écrit permet une protection effective des parties, et cela du fait qu'il constitue une preuve de l'engagement de ces dernières. Le moyen écrit prévoit alors de manière claire et précise, les dispositions applicables aux parties pendant toute la durée du contrat et même au-delà.

Téléchargez ce document juridique vous permettant d’avoir accès à un modèle de contrat de licence de marque, dans lequel les éléments suivants devront nécessairement apparaître :

• Les noms des parties ainsi que leur dénomination sociale
• Les informations relatives à la marque : dépôt, date, lieu
• L'étendue de la licence : droit d'exploitation exclusif, total ou partiel 
• Les obligations des parties : pour le concédant d'être le seul propriétaire de la marque et de réaliser les formalités nécessaires à la protection, et pour le licencié, d'utiliser la marque conformément aux attentes pour le concédant et en respectant l'image de la marque.
• Le territoire couvert par la licence
• La redevance due au titre de l'exploitation de la marque
• La durée du contrat
• Les modalités de résiliation
• La possibilité de clause de non-concurrence, ou de clause d'approvisionnement exclusif.
• Le tribunal compétent en cas de litiges relatifs au contrat.

 Comment obtenir une marque sous licence ?

La personne qui souhaite devenir licenciée d'une marque devra entamer des négociations avec le titulaire des droits de marque avant la signature du contrat. Cette négociation devra englober tous les aspects essentiels de la relation, allant de l'exclusivité totale ou partielle, au prix comme aux obligations des parties.

Le concédant devra mettre à disposition du licencié toutes les informations nécessaires afin que son engagement soit pris en connaissance de cause.

Quelles sont les obligations des parties au contrat de licence de marque ?

Obligations du concédant

Le concédant au contrat de licence de marque s'engage à ne pas utiliser ou autoriser l'utilisation de la marque contractuelle pendant la durée du contrat de licence. En cas de violation, le contrat peut être résilié automatiquement à la charge du Concédant. Il devra également assurer que le licencié puisse bénéficier d'une jouissance paisible dans l'exploitation de la marque.

Le concédant devra maintenir les droits de propriété intellectuelle qu'il a acquis et renouveler les formalités administratives si cela est nécessaire et, ce à ses frais. 

Obligations du licencié

Le licencié est soumis à de nombreuses obligations dans le contrat de licence de marque et devra notamment exploiter la marque selon les modalités prévues par le concédant et cela tout en préservant l'image de marque et respectant les signes distinctifs de celles-ci. Le cas échéant, si le licencié ne respecte pas l'image de marque, il pourra se voir sanctionner par le concédant. 

Le licencié doit respecter une obligation d'informations relatives à la comptabilité et notamment au chiffre d'affaires obtenu par celui-ci. Le licencié ne pourra concéder de sous-licences sans l'autorisation du concédant. 

Mais encore, le licencié se doit de signaler toute utilisation non autorisée ou contrefaçon de ladite marque. 

D'un point de vue juridique, quels sont les avantages d'un contrat de licence de marque ? 

Le principal avantage pour le concédant, titulaire de la marque, est d'ordre économique et financier. En effet, de par l'exploitation de sa marque par un licencié, il va pouvoir générer un profit, tout en se déchargeant de la gestion opérationnelle associée, telle que l'investissement initial et la mise en place d'infrastructures nécessaires, ainsi que la gestion des relations commerciales. Le cas échéant, le louage de marque permet au concédant de se consacrer à d'autres projets et de faire des économies significatives. 

D'autre part, le licencié va pouvoir bénéficier d'une marque qui est déjà positionnée au sein d'un marché, voire même d'une certaine renommée. Ce qui est stratégique pour celui-ci car il va pouvoir profiter du fort potentiel de la marque pour accroître ses ventes. 

Quelle est la redevance prévue pour acheter une licence de marque ?

La redevance allouée par le licencié au concédant lors de la signature du contrat est la contrepartie directe de l'exploitation de la marque.

Cette redevance doit être prévue par les parties et peut être calculée de différentes manières, compte tenu de la durée du contrat et de l'objet de la licence notamment. On parle également de "royalties" venant d'un terme anglo-saxon pour signifier la rémunération des droits de propriété intellectuelle.

Cette redevance pourra être calculée proportionnellement au chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le licencié, ou alors de manière forfaitaire, fixe. Les parties devront prévoir les modalités de paiement et de calcul de la redevance au sein du contrat.

Notre modèle de contrat

Exemple de contrat de licence de marque à télécharger

Le modèle ici mis à votre disposition est conforme au droit de la propriété intellectuelle. En le téléchargeant, vous aurez accès à un contrat de licence de marque personnalisable et pré-rempli pour vous faciliter sa rédaction. Ce modèle inclut également des commentaires personnalisés résultant de l'expertise technique et pratique de notre équipe de juristes, qui possède un savoir-faire distinctif dans le domaine juridique. 

Pour aller plus loin : 

Quelle est la différence entre un contrat de licence de marque et une franchise de marque ? 

Pour faire la distinction entre un contrat de franchise et une concession de licence de marque, il convient de définir le principe général du contrat de distribution en réseau.

C'est quoi un contrat de distribution ?

Le terme distribution regroupe trois types de contrats qui lient le distributeur à son fournisseur. Le principal point commun de ces contrats va résider dans la concession d'une exclusivité de distribution, qu'elle soit totale ou partielle. Totale lorsqu'il s'agira de distribution exclusive dans un territoire donné, partielle lorsqu'on aura une sélection des distributeurs selon leur réputation ou compétences, on parlera alors de distribution sélective. On parlera encore d'exclusivité dans le cadre d'un contrat de franchise, principalement pour la transmission d'un savoir-faire particulier.

Qu'est-ce qu'un réseau de distribution sélective ?

Le contrat de distribution sélective permet au fournisseur d'accorder à un ou des distributeurs la revente de ses produits. La distribution sélective constitue un réseau de distributeurs sélectionnés, un circuit fermé où l'on doit disposer d'un droit d'entrée alloué par le fournisseur. Ce dernier serait alors apte à engager une action en contrefaçon contre un tiers au contrat si ce tiers se mettait à vendre à son tour les produits sujet au contrat de distribution sélective. Si les critères de sélection peuvent se baser sur les modalités de vente, la capacité de conseil et d'accueil de la clientèle voire aux capitaux propres, le fournisseur ne saurait en aucun cas venir entraver la liberté de son cocontractant quant à la revente en ligne notamment.

Le régime des clauses d'exclusivité est régi sommairement par les articles L330-1 à L330-3 du Code de Commerce, mais les réseaux de distribution sont aujourd'hui soumis au règlement n°330/2010 publié par la Commission européenne. La pertinence et la légalité d'un réseau de distribution sélective se fondera alors sur ce règlement, qui permet de faire la distinction entre une sélectivité opportune et un réseau se calquant sur des conditions d'intégration abusives.

Qu'est-ce qu'un réseau de concession exclusive ?

On trouve par ailleurs le contrat de concession exclusive. Lors de la signature du contrat, on va davantage engager le fournisseur qui ne vendra ses produits qu'au distributeur et non à un tiers au contrat, le distributeur bénéficiera d'une exclusivité territoriale, dans une zone géographique déterminée. Le contrat va certes créer une exclusivité entre les deux parties, mais le distributeur est cependant toujours autorisé à vendre les produits provenant d'autres marques. L'exclusivité concernera alors principalement les modalités de revente des produits du fournisseur ainsi que la concession d'un territoire accordé au distributeur.

Quid du contrat de franchise ?

Enfin, parmi les contrats de distribution, le contrat de franchise est le contrat par lequel le franchiseur met à disposition du franchisé un savoir-faire et permet au franchisé de se former aux méthodes qui caractérisent l'image du réseau de franchise vis à vis de la clientèle.

La particularité du contrat de franchise, c'est l'assistance qui doit être apportée au franchisé à la charge du franchiseur. Le cas échéant, le contrat de franchise implique un droit d'entrée au sein du réseau dont le candidat doit s'acquitter s'il veut prétendre intégrer le réseau du franchiseur, on parle alors de redevance initiale forfaitaire (RIF) ; le montant dépendra de la valeur de l'enseigne, en se fondant notamment sur la réputation et l'importance des droits et devoirs transmis au franchisé.

C'est quoi une licence commerciale ?

Les contrats commerciaux englobent une grande partie des contrats de distribution, des licences de marque ou de brevet, de données numériques, programme multimédia pour la protection de biens incorporels. Ainsi, comme il est prévu par le droit commercial, l'objet de la licence implique un droit d'utilisation ou d'exploitation et constitue une stratégie pour toute entreprise qui commercialise des produits ou services.

En droit administratif, la licence signifie une autorisation d'exercer, et ainsi une licence commerciale est le fait pour une personne d'être autorisée à exercer une activité commerciale.

Le contrat de cession de marque 

Le contrat de cession de marque est un contrat par lequel le titulaire d'une marque, communément appelé concédant, transfère de manière totale ou partielle la propriété de son droit, communément appelé cessionnaire. Le cessionnaire disposera alors de tous les droits, ou d'une partie de ces droits, portant sur la marque. 

En cas de cession de marque, la titularité de la marque sera menée à être modifiée. Cette modification doit être inscrite au Registre National des Marques afin que ladite marque soit opposable aux tiers.