Contrat de licence de brevet

Contrat de licence de brevet

Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

La société (nom de la société), au capital de (montant du capital) Euros dont le siège social est à (Ville), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (Ville), sous le numéro (préciser le numéro). Le représentant légal est (Monsieur ou Madame X) demeurant à (adresse).

Désignée ci-après « le Concédant »,

Et,

La société (nom de la société), au capital de (montant du capital) Euros dont le siège social est à (Ville), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (Ville), sous le numéro (préciser le numéro). Le représentant légal est (Monsieur ou Madame X) demeurant à (adresse).

Désignée ci-après « le Licencié ».Ì

Ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet du contrat

Par les présentes, le Concédant concède au Licencié, qui accepte, une licence (totale ou partielle) et (exclusive ou non-exclusive) d'exploitation du brevet ci-après visé, sur l'ensemble du territoire contractuel et pendant la durée du présent contrat.

S’il s’agit d’une licence totale, la présente licence donne droit au Licencié d'utiliser et exploiter, à compter de ce jour, le procédé (ou l'application nouvelle ou le dispositif) ci-dessous décrit.

Commentaire : il peut également s’agir de donner droit au Licencié de fabriquer, de faire fabriquer, d’utiliser et commercialiser, à compter de ce jour, un produit.S’il s’agit d’une licence exclusive, le Concédant renonce à concéder d’autres licences du brevet ci-après à un tiers sur l’ensemble du territoire contractuel, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle.

Article 2 - Définition du brevet contractuel

Commentaire : il convient d’adapter selon qu’il s’agit d’un produit, d’un procédé ou d’une application nouvelle.Le Cédant est l’inventeur du procédé suivant (désignation), à l'usage de (désignation).

Il a déposé une demande de brevet français le (date), sous le numéro (nombre), le brevet lui a été délivré le (date), sous le numéro (nombre).

Le Cédant déclare n'avoir déposé aucune autre demande de brevet français ou étranger ou certificat d'utilité afférente à l'invention susvisée.

Article 3 - Propriété du brevet contractuel

Le Concédant déclare être à ce jour l'unique propriétaire du brevet contractuel.

Il déclare n'avoir consenti à tout tiers aucune cession totale ou partielle ni licence d'exploitation, ni gage, ni nantissement, ni aucun droit portant sur ledit brevet.

Il déclare avoir acquitté les annuités échues, la dernière annuité ayant été payée le (date).

Le Concédant demeurera pendant toute la durée du présent contrat le seul et unique propriétaire du brevet contractuel.

Article 4 - Territoire contractuel

Commentaire : le territoire attribué pour l’exploitation peut concerner un secteur défini, qu’il s’agisse de certains départements ou régions. Le brevet français est délivré par l’Institut National de la Propriété. Le présent contrat couvre l'exploitation de l'invention brevetée sur le territoire français ainsi que tous les territoires (DOM) sur lesquels le brevet s’applique.

Le Licencié s'oblige à ne pas exploiter l'invention brevetée sur les marchés suivants : (désignation).

Article 5 - Obligations du Concédant

5.1 Le Concédant s'oblige à n'accorder aucune licence d'exploitation du brevet contractuel, sous quelque forme que ce soit, pendant la durée du contrat sur le territoire contractuel, à peine de résiliation de plein droit des présentes à ses torts.

Commentaire : Cette clause d’exclusivité n’est pas à insérer au contrat lorsque les parties ont l’intention d’avoir une relation non exclusive.Il s'interdit directement ou indirectement toute exploitation de l'invention brevetée pendant la durée du contrat.

5.2 Le Concédant s’oblige à communiquer au Licencié, dans un délai raisonnable et à compter de la signature du présent contrat, tous documents techniques, plans et notices se rapportant à la description et à la mise en œuvre du brevet contractuel.

Il déclare avoir remis à ce jour au Licencié, qui le reconnaît, les documents suivants (préciser liste).

5.3 Le Concédant s'oblige à fournir au licencié, gracieusement et sur simple demande, toute information complémentaire utile ou tout conseil nécessaire à la mise en œuvre et à l'exploitation de l'invention brevetée. Le licencié supportera tous frais annexes occasionnées par la visite du personnel du Concédant (frais de déplacement…).

5.4 Le Concédant s'oblige à communiquer, sans rémunération, tous perfectionnements techniques (commerciaux, ou autres) de l'invention brevetée et donner licence gratuite au Licencié des brevets qui pourraient en être issus.

Commentaire : le perfectionnement peut faire l’objet d’une demande de brevet au nom du concédant, de l’inventeur ou aux noms conjoints des parties.Les parties prenantes au contrat se tiendront mutuellement informées des résultats de leurs recherches qui apporteront une amélioration quelconque à l’invention brevetée sous licence.

5.5 Le Concédant garantit l'existence matérielle du brevet contractuel.

Il garantit tous troubles de jouissance provenant de son fait personnel.

Il ne donne au Licencié aucune autre garantie que celles susvisées.

Il ne sera tenu à aucune indemnisation du préjudice causé au Licencié par la nullité du brevet contractuel et les conséquences de toutes actions en revendication, nullité ou contrefaçon entreprises à son encontre par tout tiers.

Commentaire : les parties peuvent également prévoir que le Concédant garantira tous les dommages techniques que pourrait lui occasionner l’exploitation brevetée, ou préjudice causé par la nullité du brevet les conséquences qui s’en suivraient. Il ne pourra en revanche être tenu à l’indemnisation que dans les limites des sommes encaissées au titre du présent contrat.En pareil cas, le Concédant ne sera pas non plus tenu au remboursement de la redevance perçue (ou des redevances perçues), ladite licence étant faite aux risques et périls du Licencié, ainsi que ce dernier le reconnaît et l'accepte expressément.

Le Concédant maintiendra en vigueur, à ses frais, le brevet contractuel pendant toute la durée du contrat.

Commentaire : en cas d’absence de garantie du concédant et si le brevet venait à être frappé de nullité, le licencié ne pourra obtenir réparation pour le préjudice subi.Il déclare qu'à ce jour, il n'a connaissance d'aucune prétention, que ce soit au titre d'un brevet voisin ou dominant ou d'une possession personnelle antérieure, d'un tiers à exploiter l'invention ou à contrarier celle du Licencié

Article 6 - Obligations du Licencié

Commentaire : les parties peuvent également convenir d’une production minimale annuelle, mais aussi que chaque produit porte la mention « licence (désignation) ». Ces minima devront alors être satisfaits au risque d’entrainer la déchéance de plein droit de l’exclusivité.6.1 Le Licencié s'engage pendant toute la durée du contrat à exploiter personnellement, de façon continue l'invention brevetée.

6.2 Le Licencié s'oblige à fournir au Concédant, pendant toute la durée du contrat, chaque mois (ou trimestre, ou semestre), le chiffre d'affaires réalisé sur toutes les ventes des produits fabriqués en application de l'invention brevetée.

6.3 Le Licencié s'oblige à communiquer, sans rémunération, tous perfectionnements techniques (commerciaux ou autres) de l'invention brevetée et donner licence gratuite au Concédant des brevets qui pourraient en être issus.

Les parties prenantes au contrat se tiendront mutuellement informées des résultats de leurs recherches qui apporteront une amélioration quelconque à l’invention brevetée sous licence.

Commentaire : le perfectionnement peut faire l’objet d’une demande de brevet au nom du concédant, de l’inventeur ou aux noms conjoints des parties.En cas d’absence de garantie du concédant et si le brevet venait à être frappé de nullité, le licencié ne pourra obtenir réparation pour le préjudice subi.

6.4 Le Licencié s'engage à signaler au Concédant, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute atteinte ou utilisation non autorisée du brevet dont il a connaissance durant l’exécution du contrat.

En principe, le Concédant se réserve le droit d'apprécier l'opportunité des poursuites.

Commentaire : si les parties décident d’intenter une action en contrefaçon conjointe, elles définiront d’un commun accord la part des frais supportés par chacune d’elles.Les frais du procès seront à la charge du Concédant qui bénéficiera de toutes indemnités éventuelles.

Toutefois, si le Concédant n'intente pas l'action en contrefaçon dans un délai d’un mois à compter de la connaissance de l'infraction et après mise en demeure, le Licencié, titulaire d’un droit exclusif d’exploitation, aura la faculté de poursuivre lui-même, à ses frais, le contrefacteur, en application des dispositions de l’article L.615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Il aura alors droit aux dommages-intérêts et aux produits de la confiscation.

En toutes circonstances, le Concédant apportera son concours au Licencié pour la défense de ses droits.

6.5 Le Licencié s'engage à ne pas contester la validité des droits de propriété industrielle du Concédant, objet de la présente licence.

Si ceux-ci sont annulés à la demande d'un tiers, après jugement définitif, le Licencié pourra exiger la résiliation du présent contrat, sans pouvoir demander de dommages-intérêts.

OU

Si ceux-ci sont annulés à la demande d'un tiers, après jugement définitif, le Licencié pourra exiger la résiliation du présent contrat, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être alors demandés.

6.6 Le Licencié s'engage à ne divulguer aucune information qu'il pourrait recueillir dans le cadre de l'exécution du présent accord et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit préservé le secret des documents.

Il s’engage également à faire respecter par les membres de son personnel ainsi que par ses sous-traitants une stricte confidentialité s’agissant des informations dont ils pourraient avoir connaissance et ce pendant toute la durée du contrat.

Sont considérées comme confidentielles toutes informations afférentes aux documents techniques et supports d’informations fournies par le Concédant, les informations relatives aux savoir-faire, aux moyens de production, à toute forme de données qu’elles soient commerciales, industrielles ou financières.

Le cas échant, si les informations sont déjà devenues publiques avant ou pendant l'exécution du contrat, le Licencié ne pourra être tenu responsable de leur divulgation.

6.7 Le Licencié s'oblige à n’exercer, sauf autorisation écrite préalable du Concédant, aucune activité concurrente à l'exploitation du brevet contractuel, pendant toute la durée du présent contrat, ni à collaborer directement ou indirectement dans le cadre d’une quelconque fabrication, commerce, ou tout autre détournement du procédé concédé dans le cadre du présent contrat.

Article 7 – Redevance

La présente licence d'exploitation est consentie et acceptée moyennant une redevance de (taux) %, calculée sur le chiffre d'affaires net hors taxes que réalisera le Licencié à compter de ce jour et pendant toute la durée du contrat, sur la vente des produits fabriqués en application de l'invention brevetée.

Quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé, le Licencié s'engage au paiement d'une redevance minimale de (montant) € hors taxes annuelle (ou mensuelle, ou semestrielle).

Ladite redevance sera payable périodiquement à la date suivante (date).

Commentaire : les parties peuvent également prévoir une redevance fixe.Le Licencié s'engage à chaque échéance à communiquer au Concédant les pièces comptables justifiant la réalité du chiffre d'affaires réalisé.

Article 8 - Durée & Renouvellement

À l'arrivée du terme du présent contrat fixé d'un commun accord entre les parties à la date du (date), celui-ci se poursuivra par tacite reconduction pour une durée de (nombre) années à compter de cette date, à défaut de volonté contraire manifestée par l'une ou l'autre partie selon les modalités qui suivent.

Commentaire : les parties peuvent également prévoir que le contrat prendra fin à telle date, sans aucune possibilité de reconduction.La partie qui souhaite mettre fin au contrat à son terme doit adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à l'autre partie sa décision au moins (nombre) jours avant cette date.

Ou en cas de non-renouvellement : à compter de la date de signature, le présent contrat entrera en vigueur pendant toute la période de validité du brevet couvert par cette licence).

Article 9 - Cession du contrat

Le présent contrat est conclu "intuitu personae" et ne saurait, à titre principal ou accessoire, faire l'objet d'aucune cession ou transmission totale ou partielle à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation expresse et préalable de l'autre partie.

Commentaire : les parties peuvent également prévoir une interdiction totale de production de sous-licence.Le Licencié pourra toutefois concéder librement toute sous-licence de l'invention brevetée, sous réserve d'en avertir préalablement le Concédant et restera responsable vis-à-vis de ce dernier de l'exécution des présentes par ses propres sous-licenciés. Le Licencié devra verser au Concédant des redevances tirées de son exploitation du brevet par un sous-licencié, les conditions de versement de ces redevances étant déterminées à l’article 7 susvisé.

En cas de fusion, d'absorption, scission, apport partiel d'actif, en cas de modification des organes dirigeants, de la cession de la majorité des droits de vote dans la société licenciée, en cas de location-gérance ou toute mutation du fonds de commerce de ladite société, le Concédant aura la faculté de résilier le présent contrat.

Les parties conviennent expressément qu’en cas de volonté de la part du Concédant de céder le brevet, il s’engage à offrir au Licencié la préférence pour le rachat dudit brevet, aux mêmes prix, conditions et modalités.

Article 10 - Extinction & Résiliation

Commentaire : malgré la fin du contrat, le Licencié devra notamment se soumettre à la confidentialité la plus totale jusqu’à ce que le brevet (ou les brevets) tombe(nt) dans le domaine public.10.1 Le contrat cessera de plein droit à l'arrivée de son terme, fixé d'un commun accord entre les parties à la date du (date de fin du contrat), comme il en est convenu aux présentes, sauf renouvellement de la convention prévue.

10.2 En cas d'inexécution par l’une des parties à l’une de ses obligations contractuelles et à compter de la réception de la mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception à cet effet par l’autre partie, le contrat pourra être résilié de plein droit.

La résiliation a lieu de plein droit notamment dans les cas suivants :

Cette résiliation se fera aux torts de la partie ayant la charge de l’une des obligations contractuelles non exécutée.

OU

Commentaire : en cas de décision d’annulation définitive, certains contrats peuvent continuer de produire ses effets entre les parties notamment si la licence concerne des brevets à l’étranger. La décision d’annulation ne vaudra que pour le pays dans lequel les juridictions se sont prononcées.Lorsque le brevet est frappé de nullité par une décision de justice définitive, le contrat est résolu de plein droit.

10.3 Aucune indemnité ne pourra être exigée de l'une des parties en cas d'extinction du contrat, sauf à l'encontre de la partie qui, n'ayant pas exécuté une obligation contractuelle, a été à l'origine de résiliation du contrat.

Au terme ou à la date d'effet de la résiliation, le Licencié s'engage remettre au Concédant tous documents de nature technique en sa possession.

Le Licencié s'engage à cesser immédiatement tout usage ou exploitation du brevet contractuel.

Article 11 – Litiges & Force majeure

Commentaire : il peut être conseillé de produire 4 exemplaires, dont un pour le Concédant, le Licencié, l’enregistrement et enfin un pour la publication au Registre National des Brevets.Les parties soumettent le présent contrat au droit français. Il sera produit en (nombre) exemplaires rédigés en langue française.

Tous différends relatifs à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat seront de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire de Paris.

Commentaire : les contentieux en matière de brevet relèvent de la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris depuis le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, sauf pour les infractions pénales où le Tribunal de Metz, Béziers, Grenoble et Carcassonne sont compétents.Commentaire : il est également possible d’envisager au sein dudit contrat un mode alternatif de règlement des litiges : conciliation, arbitrage, médiation…Aucune des parties au contrat ne saurait être tenue responsable d’un événement de force majeure échappant à son contrôle.

Article 12 - Élection de domicile

Pour l'exécution du présent contrat et de ses suites, les parties élisent domicile (adresse)Commentaire : Dans la plupart des cas, le domicile élu est le siège social de l’une des parties.

Article 13 - Pouvoir

Commentaire : l’inscription au Registre National des Brevets permet de rendre opposable aux tiers tout acte modifiant ou cédant un droit de propriété intellectuelle.Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire original du présent contrat, pour accomplir toutes formalités légales et faire toutes inscriptions et significations.

Article 14 - Enregistrement

Le Licencié acquittera les frais, taxes, droits et honoraires liés aux présentes.

Le contrat sera inscrit au Registre National des Brevets de l’INPI.

Fait à (ville document), le (date du courrier) en (Nombre d'exemplaires) exemplaires.

Le Concédant Le Licencié